Marka hükümsüzlüğü ve iptal

Tescilli bir marka, tescil edildikten sonra da ortadan kaldırılabilir. Bunun iki ayrı yolu vardır: hükümsüzlük ve iptal. İkisi farklı sebeplere dayanır, farklı merciler tarafından karara bağlanır ve farklı sonuçlar doğurur.

Hükümsüzlük: tescil anındaki sakatlık

SMK m.25/1: 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.

Hükümsüzlük, markanın tescil edilmemesi gerekirken tescil edilmiş olmasına dayanır. Sebepler, tescil aşamasındaki ret nedenleridir:

m.5 — mutlak ret nedenleri:

• a) m.4 kapsamında marka olamayacak işaretler,
• b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler,
• c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten işaretleri münhasıran ya da esas unsur olarak içerenler,
• ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili önceki marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler,
• d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan işaretleri münhasıran ya da esas unsur olarak içerenler.

m.6 — nispi ret nedenleri:

• 1. Önceki marka ile karıştırılma ihtimali,
• 2. Ticari vekil veya temsilcinin izinsiz tescili,
• 3. Önceye dayalı tescilsiz marka veya kullanılan işaret hakkı,
• 4. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar,
• 5. Türkiye'de ulaşılan tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız yarar, itibara zarar veya ayırt edici karakterin zedelenmesi,
• 6. Başkasına ait kişi ismi, ticaret unvanı, fotoğraf, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakkı içermesi.

Dava açabilecekler ve husumet

SMK m.25/2: menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.

Dava açma ehliyeti geniştir: yalnızca önceki marka sahibi değil, menfaati olan herkes dava açabilir.

m.25/3 husumeti belirler: marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır.

Aynı fıkra önemli bir kural içerir: markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.

Bu, uygulamada sık yapılan bir hatayı önler: hükümsüzlük davası Kuruma karşı değil, sicildeki marka sahibine karşı açılır. Kurumun taraf gösterilmesi husumet yönünden sorun doğurur.

Dikkat: m.156/2 uyarınca Kurum kararlarına karşı açılacak davalarda Kurum taraftır ve yetkili mahkeme Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir. İki dava türü birbirine karıştırılmamalıdır:

Dava türü	Davalı	Yetkili mahkeme
Hükümsüzlük (m.25)	Sicildeki marka sahibi	m.156/3 vd. genel kurallar
Kurum kararının iptali (m.156/2)	Kurum	Ankara FSHHM

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma

SMK m.25/4 önemli bir savunma sağlar: bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.

Bu hükmün koşulları:

• Yalnızca m.5/1'in (b), (c) ve (d) bentleri bakımından uygulanır. Diğer bentlere ve m.6'ya dayalı hükümsüzlük taleplerinde kullanılamaz.
• Ayırt edicilik, hükümsüzlük talebinden önce kazanılmış olmalıdır.
• Ayırt edicilik, tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından kazanılmalıdır.

Marka sahibi vekili bakımından bu, ayırt edicilikten yoksunluk veya tanımlayıcılık iddiasına karşı temel savunmadır. İspat için yoğun ve sürekli kullanım, pazar payı, reklam harcamaları, satış verileri ve tüketici algısına ilişkin veriler sunulur.

Kısmi hükümsüzlük

SMK m.25/5: hükümsüzlük hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir.

Aynı fıkra bir sınır koyar: marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.

İki sonuç doğar:

• Hükümsüzlük, mal ve hizmet listesi bakımından kısmi olabilir.
• Ancak markanın kendisi (örneği) değiştirilemez. Yani markanın bir unsurunun çıkarılması yoluyla kısmi hükümsüzlük verilemez.

Bu nedenle davacı, talebini hangi mal ve hizmetler bakımından ileri sürdüğünü açıkça belirtmelidir. Aksi hâlde mahkeme, talebi aşan bir karar veremez.

İptal: sonradan ortaya çıkan sebepler

SMK m.26/1: aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir:

• a) m.9/1'de belirtilen hâllerin mevcut olması (kullanmama).
• b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi.
• c) Marka sahibi tarafından veya izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.
• ç) m.32'ye aykırı kullanımın olması.

İptal ile hükümsüzlük arasındaki temel farklar:

Ölçüt	Hükümsüzlük (m.25)	İptal (m.26)
Sebep	Tescil anındaki sakatlık (m.5, m.6)	Sonradan ortaya çıkan hâller
Karar mercii	Mahkeme	Kurum
Tipik hâl	Karıştırılma ihtimali, ayırt edicilikten yoksunluk	Kullanmama, yaygın ad hâline gelme, yanıltıcılık

(b) bendindeki yaygın ad hâline gelme, markanın jenerik hâle gelmesidir. Burada marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının rolü aranır; yani marka sahibinin pasif kalması bu sonuca yol açmışsa iptal gündeme gelir.

(c) bendindeki yanıltıcılık, marka sahibinin kendi kullanımından kaynaklanmalıdır.

Kullanmama ve kullanım ispatı

Kullanmama, hem iptal sebebi (m.26/1-a) hem de itiraz aşamasında bir savunmadır.

SMK m.19/2 uyarınca, m.6/1 kapsamındaki itirazlarda, itiraz gerekçesi marka Türkiye'de en az beş yıldır tescilliyse, başvuru sahibinin talebi üzerine itiraz sahibinden, başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde markasını, itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İspatlanamazsa itiraz reddedilir.

Kullanım ispatında kullanılabilecek deliller:

• Fatura ve satış kayıtları (markayı taşıyan mal veya hizmetlere ilişkin),
• Reklam ve tanıtım materyalleri, tarihleriyle,
• Ambalaj, etiket ve katalog örnekleri,
• Ticari yazışmalar,
• Pazar payı ve satış hacmi verileri.

"Ciddi biçimde kullanma" ölçütü, göstermelik veya sembolik kullanımı dışlar. Kullanımın, markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler bakımından gerçek bir ticari faaliyete dayanması aranır.

Tecavüz davalarıyla ilişki

Hükümsüzlük, tecavüz davalarında sık karşılaşılan bir karşı davadır. Marka sahibi tecavüz davası açtığında, davalı markanın hükümsüzlüğünü ileri sürebilir.

SMK m.29/1 tecavüz sayılan fiilleri sayar: marka sahibinin izni olmaksızın markayı m.7'de belirtilen biçimlerde kullanmak; markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle taklit etmek; taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, ticaret alanına çıkarmak, ithal etmek, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak; lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya üçüncü kişilere devretmek.

SMK m.149/1 hak sahibinin taleplerini sayar: fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti, muhtemel tecavüzün önlenmesi, tecavüz fiillerinin durdurulması, tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini ve devamındaki talepler.

Usul

Görev. SMK m.156/1 uyarınca görevli mahkeme fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesidir; kurulmamış yerlerde asliye hukuk mahkemesi bu davalara bakar.

Yetki. m.156/3: sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir.

m.156/5: üçüncü kişiler tarafından sınai mülkiyet hakkı sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir.

m.156/4: davacının Türkiye'de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yer; vekillik kaydı silinmişse Kurum merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir.

Dolayısıyla hükümsüzlük davası, davacının sıfatına göre farklı yetki kurallarına tabidir: hak sahibi davacıysa m.156/3, üçüncü kişi davacıysa m.156/5 uygulanır.

Örnek senaryo

Bir şirket, rakibinin tescilli markasının kendi önceki tescilli markasıyla karıştırılma ihtimali bulunduğunu düşünmektedir. Ancak yayıma itiraz süresi geçmiştir. Ayrıca rakip markanın yedi yıldır hiç kullanılmadığı bilinmektedir.

Değerlendirme:

1. İtiraz yolu kapalı. m.18/1 uyarınca yayıma itiraz süresi iki aydır ve geçmiştir.
2. Hükümsüzlük davası. m.25/1 uyarınca m.6/1'deki karıştırılma ihtimali hükümsüzlük sebebidir. Dava açılabilir.
3. Husumet. m.25/3 uyarınca dava sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılır; Kurum taraf gösterilmez.
4. İptal yolu. Rakip marka yedi yıldır kullanılmıyorsa, m.26/1-a uyarınca Kurumdan iptal talep edilebilir. Bu, mahkeme yoluna alternatif ve çoğu zaman daha hızlı bir yoldur.
5. İki yolun karşılaştırılması. Hükümsüzlük mahkemede, iptal Kurumda işler. Kullanmama iddiası varsa iptal yolu doğrudan bu sebebe dayanır.
6. Kısmi talep. m.25/5 uyarınca hükümsüzlük, mal ve hizmetlerin bir kısmı bakımından da istenebilir; talep açıkça belirtilmelidir.
7. Karşı savunma. Rakip, m.25/4 uyarınca kullanım sonucu ayırt edicilik savunmasını ileri sürebilir; ancak bu yalnızca m.5/1 (b), (c), (d) bentleri için geçerlidir, karıştırılma ihtimaline dayalı m.6/1 talebinde kullanılamaz.
8. Yetki. Davacı hak sahibi sıfatıyla hareket ediyorsa m.156/3 uyarınca kendi yerleşim yerinde de dava açabilir.

Sık yapılan hatalar

• Kurumun davalı gösterilmesi. m.25/3 uyarınca hükümsüzlük davasında Kurum taraf gösterilmez.
• Hükümsüzlük ile iptalin karıştırılması. Biri mahkemede, diğeri Kurumda işler ve sebepleri farklıdır.
• Kullanmama iddiasının hükümsüzlük sebebi sanılması. Kullanmama, m.26/1-a uyarınca iptal sebebidir.
• m.25/4'ün tüm hükümsüzlük sebeplerine uygulanacağının sanılması. Yalnızca m.5/1 (b), (c), (d) bentleri içindir.
• Kısmi talebin belirtilmemesi. m.25/5, mal ve hizmet bazında kısmi karar öngörür.
• Marka örneğinin değiştirilmesinin istenmesi. m.25/5 son cümlesi buna engeldir.
• Yetki kuralının yanlış seçilmesi. Davacının sıfatına göre m.156/3 veya m.156/5 uygulanır.
• Kurum kararına karşı davanın Ankara dışında açılması. m.156/2 uyarınca yetkili mahkeme Ankara FSHHM'dir.