Marka tescil süreci ve yayıma itiraz

Marka hakkı, Türk hukukunda kural olarak tescille kazanılır. Bu nedenle tescil süreci ve bu süreçteki itiraz imkânları, marka hukukunun uygulamadaki ağırlık merkezini oluşturur.

Marka olabilecek işaretler

SMK m.4: marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

İki koşul aranır:

1. Ayırt edicilik. İşaret, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt edilmesini sağlamalıdır.

2. Sicilde gösterilebilirlik. Korumanın konusu açık ve kesin olarak anlaşılabilecek şekilde sicilde gösterilebilmelidir.

Sayım geniştir ve "her tür işaret" ifadesiyle açık uçludur: sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi açıkça sayılmıştır.

Mutlak ret nedenleri

SMK m.5/1, Kurumun resen inceleyeceği ret nedenlerini sayar. Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:

• a) m.4 kapsamında marka olamayacak işaretler.
• b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
• c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya diğer özellikleri belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
• ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.
• d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

(c) ve (d) bentlerindeki "münhasıran ya da esas unsur olarak" ifadesi önemlidir: tanımlayıcı bir kelimenin markada yer alması tek başına ret sebebi değildir; o kelimenin esas unsur olması aranır.

(ç) bendi dikkat çekicidir: bu bent, normalde nispi ret nedeni sayılabilecek bir durumu mutlak ret nedeni yapmıştır. Kurum, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer önceki markayı resen gözetir.

Nispi ret nedenleri

SMK m.6, itiraz üzerine uygulanacak ret nedenlerini düzenler.

m.6/1: tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

Bu, en sık kullanılan itiraz gerekçesidir ve iki benzerliğin birlikte değerlendirilmesini gerektirir: işaret benzerliği ve mal/hizmet benzerliği.

m.6/2: ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

m.6/3: başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

Bu fıkra önemlidir: tescilsiz kullanım da, önceye dayalı hak olarak itiraz gerekçesi oluşturabilir. Bu nedenle markasını tescil ettirmemiş ancak fiilen kullanan işletmeler bu yola başvurabilir.

m.6/4: Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki başvurular, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

m.6/5 tanınmış markalara daha geniş koruma sağlar: tescil edilmiş veya başvurusu daha önce yapılmış bir markanın Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, başvuru, aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın reddedilir.

Bu fıkra, tanınmış markalara farklı mal ve hizmetlerde dahi koruma sağlar; ancak haklı bir sebebe dayanma hâli saklıdır.

m.6/6: başvurunun başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde, hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

Bu fıkra, telif hakkı sahiplerine marka başvurusuna itiraz imkânı verir.

İnceleme ve yayım

SMK m.16/1: Kurum, başvurunun şeklî yönden eksikliği bulunmadığına karar verirse m.5 kapsamında başvuruyu inceler. İnceleme sonucunda başvurunun mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir.

Kısmi ret mümkündür: başvuru tümüyle reddedilmek yerine belirli mal ve hizmetler bakımından sınırlandırılabilir.

m.16/2: başvuru şartları eksiksiz yerine getirilmiş ve reddedilmemiş başvuru Bültende yayımlanır.

Yayıma itiraz: iki ay

SMK m.18/1: Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, 5 inci veya 6 ncı maddelere göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yapılır.

m.18/2 şekil şartlarını belirler: itiraz, yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır. İtiraz gerekçelerinin birinci fıkrada belirtilen süre içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur.

Üç şart birlikte aranır ve hepsi iki aylık süre içinde yerine getirilmelidir:

1. İtirazın yapılması,
2. Gerekçelerin sunulması,
3. Ücretin ödenmesi ve ödeme bilgisinin sunulması.

Gerekçe süresinde sunulmazsa itiraz yapılmamış sayılır. Bu nedenle itiraz dilekçesi, gerekçeleriyle birlikte hazırlanmalıdır.

Bültenin düzenli takibi, marka portföyü yönetiminin temel unsurudur: iki aylık süre kaçırıldığında, sonraki aşamada yalnızca hükümsüzlük davası yolu kalır.

Kullanım ispatı savunması

SMK m.19/2, başvuru sahibine güçlü bir savunma verir.

m.6/1 kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye'de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını, itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir.

Sonuç ağırdır: itiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir.

Aynı fıkra kısmi kullanım hâlini düzenler: itiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.

Bu savunmanın koşulları:

• Yalnızca m.6/1 kapsamındaki itirazlarda kullanılır.
• İtiraz gerekçesi marka en az beş yıldır tescilli olmalıdır.
• Başvuru sahibinin talebi üzerine işletilir; resen uygulanmaz.

Başvuru sahibi vekili bakımından bu, itirazla karşılaşıldığında ilk değerlendirilecek yoldur: itiraz gerekçesi markanın tescil tarihi kontrol edilmeli, beş yılı aşıyorsa kullanım ispatı talep edilmelidir.

m.19/1 usulü belirler: Kurum, başvuru sahibinden itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmesini ister. Görüşlerin veya istenilen ek bilgi ve belgelerin süresinde sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.

m.19/4: Kurum gerekli görmesi hâlinde tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir. Uzlaşma ile ilgili hususlarda 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanır.

Karara itiraz

SMK m.20/1: Kurum tarafından bu Kitap kapsamında alınan kararlardan zarar gören taraflar, kararlara karşı Kurum nezdinde itiraz edebilir.

m.20/2: itiraz, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır. Gerekçelerin bu süre içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. Ücretin ödenmesi ve ödeme bilgisinin sunulması da aynı süre içinde zorunludur.

Aynı fıkra kesin bir sınır koyar: itiraz süresinden sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez.

Bu kural, itiraz dilekçesinin hazırlanmasında belirleyicidir: tüm gerekçeler baştan ve eksiksiz sunulmalıdır; sonradan gerekçe eklenemez.

Koruma süresi ve yenileme

SMK m.23/1: tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde yenilenir.

Sürenin başlangıcı tescil tarihi değil, başvuru tarihidir.

m.23/2 yenileme usulünü belirler: yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir.

Aynı fıkra bir ek süre tanır: bu süre içinde talep yapılmaz veya ücret bilgisi sunulmazsa, yenileme talebi koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.

Yani iki pencere vardır: sürenin bitiminden önceki altı ay ve bitiminden sonraki altı ay (ek ücretle).

m.23/3: marka, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı için de yenilenebilir.

m.23/5: yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm ifade eder.

Görevli ve yetkili mahkeme

SMK m.156/1 (22/7/2020 tarihli 7251 sayılı Kanunla değişik): bu Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir.

Aynı fıkra uyarınca bu mahkemeler kurulmamış olan yerlerde, hukuk davalarına asliye hukuk mahkemesince, ceza davalarına asliye ceza mahkemesince bakılır.

m.156/2 Kurum kararlarına karşı davalarda özel bir yetki kuralı getirir: Kurumun bu Kanun hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve Kurumun kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Kurum aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir.

Bu, mutlak bir yetki kuralıdır: Kurum kararlarına karşı davalar yalnızca Ankara'da açılır.

Örnek senaryo

Bir şirket, marka başvurusunu Bültende yayımlatmıştır. Yayımdan bir ay sonra, başka bir şirket m.6/1'e dayanarak itiraz etmiştir. İtiraz gerekçesi marka yedi yıldır tescillidir ancak fiilen kullanılmamaktadır.

Değerlendirme:

1. İtiraz süresi. m.18/1 uyarınca itiraz, yayımdan itibaren iki ay içinde yapılmalıdır; bir ay sonra yapılan itiraz süresindedir.
2. Şekil şartları. m.18/2 uyarınca itirazın yazılı ve gerekçeli olması, ücretin süresinde ödenmesi ve ödeme bilgisinin sunulması gerekir. Bunlar denetlenir.
3. Kullanım ispatı talebi. İtiraz gerekçesi marka yedi yıldır tescilli olduğundan beş yıl koşulu sağlanmıştır. m.19/2 uyarınca başvuru sahibi, itiraz sahibinden son beş yıllık ciddi kullanımı ispatlamasını talep edebilir.
4. Talep şartı. Bu mekanizma resen işlemez; başvuru sahibinin talepte bulunması gerekir. Bu nedenle görüş bildirme aşamasında açıkça talep edilmelidir.
5. Sonuç. İtiraz sahibi ciddi kullanımı veya kullanmamaya dair haklı sebeplerini ispatlayamazsa itiraz reddedilir.
6. Kısmi kullanım. Marka yalnızca bazı mal veya hizmetler için kullanılıyorsa, itiraz sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.
7. Karara itiraz. Kurum kararı aleyhe çıkarsa, m.20/2 uyarınca bildirimden itibaren iki ay içinde gerekçeleriyle birlikte itiraz edilir; sonradan gerekçe eklenemez.
8. Dava. Kurum kararına karşı dava m.156/2 uyarınca Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde açılır.

Sık yapılan hatalar

• İki aylık itiraz süresinin kaçırılması. Sonrasında yalnızca hükümsüzlük davası yolu kalır.
• Gerekçelerin süresinde sunulmaması. m.18/2 uyarınca itiraz yapılmamış sayılır.
• Ücret bilgisinin sunulmaması. Aynı sürede zorunludur.
• Kullanım ispatı talebinin yapılmaması. m.19/2 talebe bağlıdır ve itirazı düşürebilecek en güçlü savunmadır.
• Karara itirazda gerekçe eklenmeye çalışılması. m.20/2 uyarınca süre sonrası gerekçe değiştirilemez ve eklenemez.
• Koruma süresinin tescil tarihinden hesaplanması. m.23/1 başvuru tarihini esas alır.
• Yenileme için ek altı aylık sürenin bilinmemesi. m.23/2 ek ücretle bu imkânı tanır.
• Kurum kararlarına karşı davanın başka yerde açılması. m.156/2 uyarınca yetkili mahkeme Ankara'dır.